Marcas

¿Qué es una marca?

Una marca es todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios.

Las marcas pueden consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación de palabras (marca mixta), cifras; letras; símbolos; dibujos (marcas figurativas) y hasta signos auditivos (marcas sonoras). Pueden consistir también en otros elementos o combinaciones de los mismos, como las marcas tridimensionales, olfativas, de patrón, multimedia, holográficas, de movimiento, de posición o táctiles, por mencionar algunas marcas no tradicionales.

La Ley permite el registro de otros tipos de signos no tradicionales , como por ejemplo, olores, texturas, sabores, y cualquier otro signo en la medida que estos sean lo suficientemente distintivos respecto de los productos y/o servicios que pretenden distinguir, y siempre y cuando estos signos puedan especificarse y representarse o reproducirse en el registro de manera clara, precisa y completa en sí misma; y que además sean fácilmente accesibles, inteligibles, duraderos y objetivos, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección solicitada.

Ventajas de registrar una marca

La marca comercial es un instrumento eficaz para distinguir nuestros productos en el mercado y diferenciarse de otros que existan en él, evitando la confusión entre los consumidores.

El gran beneficio de registrar una marca es que proporciona el derecho exclusivo al titular de usar la marca para distinguir los productos/servicios para los que la registró. Este derecho exclusivo goza de protección jurídica, pues da al titular, el derecho de impedir que terceros utilicen una marca idéntica o muy similar a la inscrita por él/ella, en el curso de las operaciones comerciales para distinguir productos o servicios iguales o muy similares a los distinguidos por su marca.

Quien posee un registro marcario que es usado sin su consentimiento, cuenta con dos tipos de acciones judiciales:

• Civiles, entre otras cosas, de indemnización de perjuicios.
• Penales, por los delitos tipificados en la Ley.

¿Cómo registrar una marca?

El primer paso es la presentación de la respectiva solicitud, que debe solicitar protección para productos, servicios, , estableciendo la(s) clase(s) para las que se solicita protección especificando lo que se protege dentro de la respectiva clase (ej. marca para muebles, cervezas, vestuario, servicios financieros). De esta solicitud se hace un examen formal para verificar que se cumplen los requisitos legales y reglamentarios.

Una vez aprobado el examen formal (aceptada a tramitación), se debe publicar la solicitud en el Diario Oficial a efectos de que terceros puedan oponerse a la solicitud en caso de que estimen que esta última incurre en una causal de irregistrabilidad.

Una vez que la solicitud aprueba el examen de fondo, el Director Nacional del INAPI otorga la resolución administrativa que concede la marca y posterior registro de la misma. En caso de ser rechazada la solicitud de marcas, existe la posibilidad de apelar de esta resolución ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

Las solicitudes deben presentarse electrónicamente, Ingresando una solicitud en línea en nuestro sitio Web INAPI.

Excepcionalmente se puede autorizar la modalidad de presentación vía presencial: Ingresando un formulario en papel. Para ello la persona interesada debe acreditar que carece de medios tecnológicos, o no tiene acceso a medios electrónicos o sólo actúa excepcionalmente a través de ellos, en Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, Piso 1, de lunes a viernes, desde las 9.00 a 14:00 hrs.

Publicación de la solicitud
El solicitante debe requerir y pagar la publicación de su solicitud de registro de marca en el Diario Oficial, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la aceptación a tramitación.

Con la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, comienza a correr el plazo de treinta días hábiles para que terceros puedan deducir oposición a la solicitud de registro.

Importante: El solicitante debe requerir la publicación en el plazo señalado a través del link al Diario Oficial.

Tasas nacionales

Las inscripciones de marcas nuevas están afectas al pago de un derecho equivalente a tres Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada clase solicitada, las que están divididas en dos etapas: al inicio de la presentación de la solicitud y al final de la tramitación, en la eventualidad, que sea aceptada a registro (en este último caso el solicitante dispone de 60 días para pagar y acreditar el pago de derechos finales).

El pago inicial es de 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM) y el pago final asciende a 2 UTM.

(En caso que la marca sea rechazada o por algún motivo no llegue a constituirse en registro, no procede la devolución del monto pagado inicialmente).

En consecuencia, el costo total de registrar una marca en Chile, por concepto de derechos o tasas, asciende a 3 UTM totales por cada clase solicitada.

Además se debe considerar que actualmente es obligatorio, según la ley chilena, publicar un extracto de la solicitud en el Diario Oficial de Chile. El costo de esta publicación dependerá de la extensión de la descripción de los productos y/o servicios y deberá pagarse directamente al Diario Oficial.

Una vez notificada (por carta certificada al domicilio del solicitante o de su representante), la resolución que acepta a registro una marca, se debe efectuar y acreditar dentro de los 60 días hábiles siguientes, el pago final.

En el cuadro que sigue a continuación se detallan las tasas fijadas para el caso del registro de marcas nuevas en Chile.

Ver documento aquí.

El pago se realiza en línea en la Tesorería General de la República (TGR) a través de nuestro sitio web, de esta única forma el pago se entenderá acreditado una vez que INAPI reciba de la TGR la confirmación del mismo, no siendo necesario acudir a las dependencias de INAPI.

Excepcionalmente, el pago se puede efectuar en forma presencial, imprimiendo la orden de pago disponible en INAPI y pagando en cualquier banco de la plaza o en la Tesorería General de la República.

Si realiza el pago final en forma presencial, no olvide acreditar el pago en las dependencias de INAPI presentando el comprobante de pago en el mesón de recepción de escritos, dentro del plazo legal.

Las solicitudes en que no se acredite oportunamente el pago de los derechos finales ante INAPI, se tendrán por abandonadas y serán archivadas.

Etapas de tramitación

Etapas de tramitación:

1.- Llenado del formulario de solicitud de registro de marca nueva

El procedimiento para el registro de una marca es un proceso reglado, cuyas etapas se encuentran en la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, que inicia con la presentación de la solicitud de registro de marca nueva. Antes de llenar el formulario el interesado debe tener muy claro qué marca desea pedir y qué productos o servicios desea distinguir con su marca. Una vez presentado el formulario no puede cambiarse la marca pedida ni agregarse nuevos productos ni servicios para distinguir.

2.- Examen de Forma

Superado con éxito el examen formal deberá publicarse un extracto de la solicitud. El plazo para requerir la publicación es de 20 días hábiles. Este requerimiento de publicación se efectúa mediante el pago de la tarifa de publicación ante el Diario Oficial, trámite que debe hacerse en línea.

Publicación de Extracto de la solicitud en el Diario Oficial.

Una vez publicada la solicitud comienza a correr el plazo de 30 días para que cualquier interesado presente oposición a una solicitud. Las oposiciones se tramitan como demandas y pueden fundarse en alguna de las prohibiciones de registro que se encuentran contenidas en el artículo 20 de la Ley 19039 de Propiedad Industrial.

3.- Examen de Fondo

Luego de transcurridos 30 días desde la publicación, inicia la fase de examen de fondo, que consiste en un análisis que realiza el INAPI sobre si se aprecia algún impedimento de registro (las prohibiciones de registro se encuentran contenidas en los artículos 19 y 20 de la referida ley).

4.- Resolución Definitiva

Si producto del examen de fondo no se aprecia impedimento para el registro, y además no se presentó ninguna oposición, el INAPI dictará una resolución definitiva aceptando el registro pedido, ordenando que se efectúe el segundo pago de la tasa para obtener el registro. (plazo de 60 días para pagar y acreditar las tasas finales).

5.- Pago de la tasa final

6.- Marca Registrada

Acreditado el pago de las tasas finales el INAPI dictará una resolución concediendo el número del registro e informando que el registro se ha otorgado por 10 años.

Caso de rechazo de la solicitud
Si producto del examen de fondo se hubiere apreciado algún impedimento para el registro, el INAPI notificará una observación (objeción) de fondo, informando al solicitante que la oficina ha detectado la concurrencia de alguna prohibición de registro que afectaría a la marca pedida, y le dará 30 días para responder la observación, previo a tomar la decisión definitiva. Transcurridos los 30 días el INAPI dictará la resolución definitiva que podrá ser de rechazo o de aceptación a registro.

Recurso de Apelación. Si la resolución definitiva del INAPI rechazara (total o parcialmente) una solicitud para el registro de una marca, el solicitante puede presentar recurso de apelación. El plazo para presentar apelación es de 15 días, ante el INAPI, con patrocinio de abogado, para que sea conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. Asimismo, las sentencias definitivas que el INAPI dicte en los juicios de oposición, nulidad o caducidad, son también apelables.

Acá podrás descargar el diagrama de las etapas de tramitación Ver Documento aquí.

Tipos de formularios de marcas

INAPI ha previsto un formulario único en línea para la presentación de solicitudes de registro de marcas comerciales. Las solicitudes son multiclases, es decir, en un mismo formulario se pueden pedir más de una clase de productos o servicios.

Adicionalmente, se puede pedir en un mismo formulario, productos y servicios a la vez.

El formulario irá exigiendo el llenado de los campos obligatorios, que son los siguientes:
Categoría de la marca: Se deberá optar por Marca comercial, Frase de propaganda, Marca Colectiva o Marca de Certificación.

Tipo de Marca: Se deberá optar, por ejemplo, entre marca Denominativa, Figurativa, Mixta, Sonora, Tridimensional, De posición, De patrón, De movimiento, Multimedia, Holográfica, o Combinación de colores, entre otras.

Forma de presentación de solicitudes

Toda solicitud debe presentarse en línea: esto es ingresando una solicitud electrónica en nuestro sitio Web (www.inapi.cl.). En este caso, el derecho inicial debe pagarse mediante una transacción electrónica, es decir, con cargo a cuenta corriente, tarjeta de crédito, de débito, etc.

Para ingresar al sitio de trámites de INAPI puede hacerlo con su clave Única. Si aún no tiene su clave única o no sabe lo que es, por favor ingrese a clave única.

Excepcionalmente se puede autorizar la modalidad de presentación vía presencial: Ingresando un formulario en papel. Para ello la persona interesada debe acreditar que carece de medios tecnológicos, o no tiene acceso a medios electrónicos o sólo actúa excepcionalmente a través de ellos, en Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, Piso 1, de lunes a viernes, desde las 9.00 a 14:00 hrs.

Presentación de poderes

Bastará que los poderes consten en un instrumento privado y podrán ser ingresados a INAPI mediante una copia digital integra, que puede ser acompañada directamente en el formulario de la solicitud o bien mediante su ingreso en la custodia de documentos, poderes o personerías que lleva este Instituto en virtud del artículo 69 del reglamento de la ley 19039.

Para ingresar el poder en la custodia del INAPI debe acceder al siguiente enlace, llenar los campos y subir el documento de poder. Se le asignará un número de custodia que se podrá citar en toda solicitud que presente en forma presencial o en línea, incluidas las que se presenten en el futuro.

Cuando quien solicita es un residente en el extranjero, es obligatorio que designe un representante residente en Chile para que lo represente en la tramitación de la solicitud y además continúe representándolo una vez obtenido el registro. Para esto, deberá extender un poder en el extranjero designando una persona residente en Chile para que lo represente, mencionando su Cédula de Identidad y domicilio en Chile. Este poder puede acompañarse a la solicitud o registrarse en la custodia de poderes mencionada anteriormente.

Sin perjuicio de lo señalado, puede presentar su solicitud a través de un representante, sin indicar número de custodia y sin acompañar el poder, pero debido a que corresponde a una exigencia formal del proceso de tramitación, posteriormente, al momento que INAPI realice el examen de forma de su solicitud, su petición de registro será observada mediante una resolución en que se le exigirá acompañar un poder para seguir la tramitación. Esto significará la extensión del tiempo de tramitación de su solicitud y en caso de no subsanar la observación dentro del plazo legal, su abandono.

Presentación de escritos

El solicitante o su representante, puede presentar diversos escritos en línea dirigidos a su solicitud. Para estos efectos, debe ir a la Sección Trámites y Servicios de la Página Web del INAPI y entrar a “Presentar escritos de Marcas” (https://tramites.inapi.cl/Trademark/TrademarkUserDocument). Luego seleccionar el tipo de procedimiento al que se dirigirá el escrito (si a una solicitud en trámite, o a un proceso de anotación o renovación, o a un juicio).

A continuación, se le exigirá informar el Número de la solicitud al cual se dirige el escrito y luego seleccionar el tipo de escrito que presentará de entre un listado. Es muy importante que se seleccione el escrito más acorde al que realmente se presentará para evitar dilaciones.

¿Cómo explotar su marca comercial?

Si el titular de la marca no desea desprenderse de la propiedad sobre su marca, pero desea explotarla autorizando el uso de aquella a un tercero, puede hacerlo, y la forma más usual es otorgar una licencia (o autorización) de uso. Si se obtiene un precio a cambio de esta autorización se dice que este es un acto de explotación de la marca. Las ventajas de licenciar una marca son variadas, pues permite generar una notoriedad extra muy importante y constituye una relevante fuente de ingresos.

Cómo licenciar una marca

El titular de una marca registrada puede conceder licencias sobre sus marcas a otras empresas. En tal caso se mantiene la titularidad y simplemente se autoriza a una o más empresas a utilizar la o las marcas. La licencia es una autorización para usar la marca en el territorio donde está registrada, que se otorga a través de un contrato o convenio, y permite al licenciatario usar dicho signo el titular, que goza de derechos exclusivos sobre ella. El titular, por su parte, puede obtener por esta vía, ingresos adicionales.

En la práctica, las licencias de marca se conceden con frecuencia en el marco de acuerdos más amplios, como son los acuerdos de franquicia, o los acuerdos que incluyen la concesión de una licencia sobre otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los conocimientos especializados y la asistencia técnica con miras a producir un determinado producto.

La licencia de uso sobre una marca no producirá efectos frente a terceros si no es anotada al margen del registro en INAPI, para lo cual debe solicitarse la inscripción de la licencia llenando un formulario especialmente puesto a disposición de nuestros usuarios, en la Sección Trámites y Servicios de la Página Web del INAPI, denominado “Anotación de Licencia (Inscripción)”, adjuntando en original o copia autorizada el ejemplar del documento en que conste la licencia, y pagando los derechos legales dentro del plazo legal. (El pago de derechos de una transferencia es de 1 UTM, por cada registro a licenciar Y el pago se acreditará en el momento de presentar la respectiva solicitud.

Franquicias

El titular de una marca puede también utilizar el licenciamiento de su marca para concertar acuerdos de franquicia. A través del contrato de franquicia, el licenciante podrá ejercer cierto control sobre las actividades del licenciatario, a fin de garantizar que se mantenga la calidad del producto o servicio. Lo anterior, porque a cambio de otorgar la licencia para el uso de la marca, el titular se obliga a suministrar conocimientos técnicos con una forma determinada: información técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios administrativos relativos a la producción, comercialización, mantenimiento y administración; y a su vez el franquiciado se obliga a aplicar este conocimiento e información en la elaboración de los productos y/o prestación de servicios bajo esa marca, pues de lo contrario perjudicará su valor.

La franquicia es entonces un acuerdo comercial por el cual la reputación, información técnica y conocimientos de una parte se combinan con la inversión de otra parte con el fin de vender mercancías o servicios, o de prestar servicios directamente al consumidor. El establecimiento donde se comercializan tales productos o servicios normalmente tendrá una marca registrada, una marca de servicio o nombre comercial, y tendrá un aspecto especial y característico, por ejemplo, piense que la mayoría de las cadenas de comida rápida establecidas en Chile se estructuran en base a contratos de franquicia.

Características que suelen presentarse en un contrato de franquicia:

Existe una licencia por la que se permite al titular de la franquicia (franquiciado) usar una marca registrada por el franquiciador (quien otorga la franquicia), y el uso del sistema desarrollado por el franquiciador para la explotación de un determinado negocio, todo a cambio de un pago.

Existe una relación interactiva continua que comprende ventas múltiples del producto en franquicia durante un periodo de tiempo en el que el franquiciador prestará asistencia continua al franquiciado para establecer, mantener y promover el lugar donde se explota el sistema de franquicia, por ejemplo, el restaurante de comida rápida. Además, el franquiciador actualizará la información en la medida que desarrolle técnicas nuevas para el mejor funcionamiento de dicho lugar. Por su parte, el titular de la franquicia pagará en forma continua al franquiciador, derechos por el uso del sistema objeto de la franquicia.

El franquiciador tiene el derecho de determinar cómo debe funcionar el negocio, por ejemplo, en materias de control de calidad, protección del sistema franquiciado, pormenores operativos, entre otros.

La concesión de la licencia de una marca registrada suele ser una condición básica para celebrar un acuerdo de franquicia, ya que lo que le importa al franquiciado es poder gozar del prestigio y reconocimiento del que goza la marca.

Ejemplo de contrato de franquicia

Acá encontraras ejemplos de claúsulas que suelen incorporarse en un contrato de franquicia

Ver documento aquí.

Principales motivos de irregistrabilidad de una marca

Antes de presentar su solicitud de registro de marca ante el INAPI, debe considerar que hay palabras que no está permitido que se registren como marca.

Nuestra normativa legal es clara al respecto y similar a la del resto del mundo. En Chile no se podrá registrar como marca comercial, aquel signo que incurra en alguna de las siguientes causales establecidas en el art. 20 de la Ley 19.039:

• Cuando el signo corresponda a los emblemas y símbolos de un Estado, o a su bandera o al nombre o siglas de cualquier país o Estado. Este es el caso de las banderas y escudos nacionales de países. Nadie puede apropiarse de ellos. (Art. 20 letra a).
• Cuando el signo corresponde a una denominación técnica o científica, al nombre de una variedad vegetal, o a una denominación recomendada por la OMS o indicativa de acción terapéutica. (Art. 20 letra b).
• Cuando el signo consiste en una denominación técnica o científica, en el nombre de variedades vegetales, o en una denominación recomendada por la OMS como indicativa de acción terapéutica. (Art.20 letra b).
• Marcas que consistan en el nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo que ella preste su consentimiento o sus herederos o hayan transcurrido 50 años de su muerte y siempre que no afecte su honor. (Art.20 letra c).
• Cuando el signo carezca de elementos distintivos, es decir, ninguno de sus elementos sea apto para diferenciar los productos o servicios como procedentes de una empresa y no de otra. (Art 20 Letra e). Esto sucede cuando una palabra sirve para designar el género, la naturaleza, el origen, la nacionalidad, la destinación, el peso, el valor; o una cualidad de los productos o servicios; o es de uso común en el comercio para designar ese tipo de productos o servicios.
• Por ejemplo, si su empresa trata de registrar la marca SILLA para vender sillas, la marca será denegada, ya que "silla" es el término genérico del producto.
• Si desea registrar la marca descriptiva, por ejemplo, DULCE, será denegada para comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate, la exclusividad de la palabra "dulce" para comercializar sus productos.
• Los signos que se presten para inducir a error, engaño o confusión respecto de la procedencia geográfica, cualidad o género de los productos y servicios. (Art. 20 letra f).
• Marcas iguales o similares a otra registrada en el extranjero para los mismos productos o servicios, que goce de fama y notoriedad. (Art. 20 letra g).
• Marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma de poder confundirse con otras ya inscritas o válidamente solicitadas en Chile con anterioridad para productos o servicios idénticos o similares. (Art. 20 letra h).
• Aquellos signos que colisionen con derechos adquiridos por terceros. (Art. 20 letra h)
• Cuando el signo consista en el color en sí mismo. (Art.20 letra i).
• Aquellos signos que pueden inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto por ser igual o similar a una Indicación Geográfica o Denominación de Origen reconocida en Chile. (Art.20 letra j).
• Cuando el signo que se desea registrar sea contrario a la moral o al orden público o a las buenas costumbres. Por ejemplo, si se solicitara registrar el nombre de una droga ilegal. (Art. 20 Letra k).

¿Cuánto dura un registro de marca?

Un registro de marca comercial dura 10 años, los cuales se cuentan desde la fecha del registro.

Asimismo, cabe señalar que un registro de marca puede renovarse indefinidamente, durante los 6 meses anteriores al vencimiento o dentro de los 6 meses siguientes a la expiración del registro.

Sin perjuicio de lo anterior, una marca podría perder vigencia antes de cumplir 10 años por otros motivos, cuando ésta ha sido objeto de un juicio de nulidad, caducidad por genericidad o por no uso, o cuando ha sido invalidada a través de un procedimiento administrativo.

¿Cómo transferir una marca?

Las marcas son derechos de propiedad industrial que, al igual que cualquier bien u objeto, pueden ser transferidos a otras personas. Para ello debe suscribirse un contrato por el cual el titular de la marca, se la transfiere a otro, quien la recibe para sí, normalmente a cambio de un precio (compraventa).

La transferencia de una marca no producirá efectos frente a terceros si no es anotado en INAPI el cambio de titular, para lo cual debe solicitarse la inscripción de la transferencia llenando un formulario especialmente puesto a disposición de nuestros usuarios, en la Sección Trámites y Servicios de la Página Web del INAPI, denominado “Anotación de Transferencia total”, adjuntando en original o copia autorizada el ejemplar del documento en que conste la transferencia, y pagando los derechos legales dentro del plazo legal (el pago de derechos de una transferencia es de 1 UTM, por cada registro a transferir y debe efectuarse al presentar la solicitud de anotación de transferencia).

Si se transfieren dos o más registros en virtud de un único documento, se sugiere utilizar el repositorio de documentos, poderes o personerías que lleva este Instituto en virtud del artículo 69 del reglamento de la ley 19039. Para lo cual deberá ingresar el documento en que consta la transferencia en la custodia del INAPI, accediendo al siguiente enlace, llenar los campos y subir el documento fundante de la anotación. INAPI otorgará al documento un número de repositorio de documentos de anotación, que luego, a fin de evitar acompañar un original en cada expediente, se podrá citar en todas las solicitudes de anotación.

¿Cómo se puede renovar un registro de marca?

Para renovar un registro de marca debe presentar formulario de solicitud de renovación de marca. Para esto debe solicitarse la renovación del registro llenando un formulario especialmente puesto a disposición de nuestros usuarios, en la Sección Trámites y Servicios de la Página Web del INAPI, denominado “Renovación de Marcas.

En el formulario deberá indicarse el número de registro que se pretende renovar, la marca sólo si es denominativa, la individualización completa del titular del registro y de su representante si fuere el caso; y deberá indicarse si renueva totalmente o parcialmente. Sólo en caso de requerir una renovación parcial, deberá señalarse la clase o clases que renueva. La presentación del formulario de renovación en INAPI se realiza a través de la página web institucional. Tenga en consideración que en el procedimiento de renovación, conjuntamente con la solicitud de renovación, debe pagar los derechos legales (el pago de derechos de una renovación es de 6 UTM, por cada clase a renovar y debe efectuarse al presentar la solicitud de renovación). En caso de renovación de registro no es necesario que estas solicitudes se publiquen en el Diario Oficial. Si actúa a través de representante, deberá acreditar la representación acompañando el respectivo poder o citando el número de custodia del poder ante el INAPI (si hubiere sido custodiado previamente).